환경도시위원회

2008. 5. 15(목)

“제주워터”상표 사용 관련 대응방안

제주특별자치도

(상하수도본부)

순   서

“제주워터” 상표 사용 관련 대응방안

○ 행정적․법적 조치사항

○ “한진 제주워터” 상표 철회 관련 대화

○ “한진 제주워터” 상표 철회 관련 대화 후속조치

○ “제주워터” 표장 출원

참고 자료

○ 상표법에 의한 용어정의

○ 다른 기업이 “제주워터” 표지 사용시 법적, 행정적 대응 조처 배경

○ 합의안에 대한 의견

“제주워터” 상표 사용 대응 방안

○ 2008년 2월 11일 한진그룹 계열사인 한국공항(주)가 같은 계열 회사인 (주)싸이버스카이를 통해 “제주광천수”를 “한진 제주워터, Jeju Water”로 제품명을 변경하여 인터넷 판매 개시

○ 2007년 10월 26일 특허청에 “한진 제주워터, Hanjin Jejuwater” 상표출원을 하는 등 제주지하수 시판을 본격화함에 따라 우리 도에서는 도민의 생명수인 지하수와 우리도의 대표적 지리표시인 “제주워터” 상표 사수를 위해 행정적․법적 대응과 병행하여 대화를 통한 해결방안 모색

□ 행정적․법적 조치사항

▣ 우리도의 입장 발표( 2. 12)

○ 제주지하수 국내 시판은 지하수가 유일한 자원인 우리도의 지리적 특수성을 감안하지 않고 기업적 측면만을 고려한 발상이므로 가능한 모든 수단을 동원하여 대응

▣ 환경부지사 기자회견(2. 15)

○ “한진 제주워터” 판매 강력 대응을 위한 TF팀 운영계획 발표

▣ 대응 TF팀 구성(2. 18)

○ 유관기관 등 2개팀 총 13명(단장 환경부지사)

- 영업정지 행정처분, 상표 및 도메인 가처분신청 소제기 등 대응전략 논의

▣ 먹는샘물 제품명 변경(제주 광천수→한진 제주워터) 신고서 반려

○ 1차 접수 : 2008. 2. 11 (반려 2. 20)

○ 2차 접수 : 2008. 2. 27 (반려 2. 29)

○ 3차 접수 : 2008. 3.  5 (반려 3.  7)

※ ‘제주워터’라는 문구는 개인이나 사기업이 영리추구를 위해 소유 할 수 있는 대상이 아님.

▣ ‘한진 제주워터’ 상표 사용에 따른 경고조치

(1차) - 2. 25

○ 제품명 변경 신고서를 반려하였음에도 계속 ‘한진 제주워터’ 상표 사용은 먹는물관리법상 표시기준 위반으로 즉시 중단요구, 불이행시 행정처분 계획 통보

(2차) - 3. 10

○ 3차례 신고서 반려와 경고조치에도 판매 행위가 계속되어 3. 19일 까지 중지하지 않을 경우 영업정지 처분이 불가피한 우리도의 입장 최종 통보

○ 우리도의 지하수 프리미엄 브랜드화 전략에 적극적인 협조당부

※ 프리미엄 전략 : 제주도 지하수 이용하여 생산되는 모든 제품에 부가가치를 높이기 위하여 제주 지하수의 이미지와 우수성을 대변할 수 있는 「제주워터」표장 부착

▣ “한진 제주워터” 특허청 상표등록출원에 따른 대응조치

○ 상표법에 의한 이해당사자 - 이의신청(특허청)

○ 제주도 및 하이디 3. 5, 개발공사 : 3. 7

○ 사    유

- “제주워터"는 우리도의 대표적인 지리적 표시의 하나이자, 불가산의 무형자산이므로 개인이나 사기업이 영리목적의 상표로 등록할 수 없음

※ 심사관과 대화결과 5월중 상표출원 거절 예정

․ 상표법 제7조 제1항 11호(소비자 품질오인 우려)

․ 거절 사유가 해소될 경우 상표 출원공고(2개월간)

○ 상표 출원공고(2개월간)기간 중 재차 이의 신청 예정

▣ 상표 및 도메인 사용금지 가처분신청(3. 6 서울남부지방법원)

○ 근  거 : 부정경쟁방지법 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조

○ 채무자 - (주)한진, (주)싸이버스카이, 채권자 - 제주도, 개발공사

○ 사  유

- “제주워터”는 우리도의 대표적인 지리적 표시이자, 불가산의 무형자산이므로 사기업이 “제주워터”를 ‘먹는샘물’에 관한 상표로서 영리 목적으로 사용 할 수 없음

- 상하수도본부의 도메인과 유사한 도메인 이름으로 웹사이트에서 ‘먹는샘물’이라는 상품을 취급하는 행위가 영업주체 혼동을 일으키는 부정경쟁행위에 해당하며 우리도의 지명도에 편승하는 목적으로 사용 할 수 없음

(상하수도본부 : jejuwater.go.kr, (주)싸이버스카이 : jejuwater.com)

※ 3. 27일 1차 변론, 4. 18일 최종 서면자료제출

☞ 추가변론이 없는 상태에서 1개월 내외 법원 최종 판결 예정

가처분 신청이 인용되면 종료하고, 기각될 경우 서울고등법원에 항고 예정

▣ “제주워터” 상표 및 업무표장 등록 출원

○ 제주워터 상표(2종) 등록 출원(2. 19)

․ 출원인 :  제주특별자치도, 제주특별자치도개발공사, 하이디 공동

○ “제주워터” 업무표장(2종) 등록 출원(4. 11)

․ 출원인 :  제주특별자치도

□ “한진 제주워터” 상표 철회 관련 대화

▣ 대화(협의) 배경

○ 한진그룹과의 ‘한진 제주워터’ 상표분쟁은 2008년 2월 한국공항(주)가 먹는물관리법에 의거 종전 “제주광천수”를 “한진 제주워터”로 제품명 변경신고와 함께 (주)싸이버스카이를 통해 인터넷을 통한 시중판매를 본격적으로 개시한 바,

○ 이는 제주지하수의 청정 이미지와 수질적 우수성 등을 상징할 수 있는 대표 브랜드로 “제주워터” 사용을 제안한 삼성경제연구소의 “물산업육성 전략수립 용역” 결과에 정면 배치되는 중대한 사안에 해당하므로,

○ 우리 도에서는 한국공항(주)에 영업정지 경고, 상표 사용금지 가처분 신청 등 강력하고 신속한 행정적․법적 대응을 취함과 아울러, 한진그룹에게 “한진 제주워터” 상표등록을 철회해 줄 것을 촉구한 바,

○ 한진그룹으로부터 “한진 제주워터” 상표등록을 철회하겠다는 의사 표명이 있어 수차례의 협의를 통해 최근 “한진 제주워터” 상표등록 철회에 관한 합의가 진행 중에 있음.

▣ 그간의 대화 경위

○ 1차 대화(3.5)

․ “한진 제주워터” 상표사용과 관련하여 서로의 입장차를 확인하고 재차 입장정리 후 다시 대화할 것으로 함

☞ 한진 : “한진 제주워터”상표 사용은 아무런 법적 문제없음.

☞ 우리도 : 제주도 지하수는 특별법상 공수이며, 대표적 지리표시이자 불가산의 무형자산으로 “제주워터”라는 상표와 도메인은 절대 허용 불가

○ 재차 대화(3.25, 4.23-24, 5.1)

․한진측이 “한진 제주워터” 상표 철회의사 표명

․법적 분쟁 보다 협력정신을 바탕으로 한진측에서는 “한진 제주워터”

상표출원을 철회하고 우리 도에서는 부정경쟁 행위금지 가처분 소송을 취하하기로 기본적인 합의가 이루어짐.

․수차례의 대화를 통해 잠정합의안 마련.

▣ 잠정 합의안

1. “제주워터 표지” 업무표장 사용과 관련하여

○ 한진은 우리도가 “제주워터” 표지를 업무표장으로 등록하여 공익적으로 사용할 수 있도록 출원중인 “한진 제주워터” 상표 철회

○ 우리도는 한진이  “제주워터” 표지사용을 요청할 경우 조례에 의거 사용 승인

※ 우리도가 역점 추진하고 있는 물 산업 육성전략에 의거 제주도 지하수를 이용하여 생산하는 우수제품에 부가가치를 높이기 위한 품질보증차원의 메인브랜드로 사용하는 지하수 프리미엄 전략에 따라 우리도가 ‘제주워터’를 업무표장으로 등록하여 사용할 계획임

2. 상표사용과 관련하여(제주 광천수→ 한진 제주워터)

○ 한진에서는 “한진 제주워터”, “jejuwater” 상표를 사용하지 않음과 아울러 ‘제주’ 및 ‘워터’라는 표지를 연속해서 사용하지 않기로 함.

3. 한진의 새로운 제품명과 라벨 개발과 관련하여

○ 우리도는 상표개발 기간 동안 한시적으로 “한진 제주워터” 표지의 사용을 허용하되

○ 한진은 새로운 상표 개발에 필요한 제반 절차를 3개월 안에 완료하기로 함.

4. “제주워터 표지” 사용과 관련하여

○ 향후 다른 기업이 “제주워터 표지”를 사용할 경우 법적․행정적 조처

5. 위 사항이 상호 합의 될 경우

○ 우리도 이행 사항

• 행정처분(경고) 해지, 상표 및 도메인 사용금지 가처분신청사건 취하

○ 한진 이행 사항

• 특허청에 신청한 “한진 제주워터” 상표등록출원 철회 등

▣ 잠정 합의(안) 도정조정위원회 심의

(1차 심의)

○ 일시 : ‘08. 5. 6(화)

○ 심의결과 : 합의안 법률전문기관 자문 후 재심의

(2차 심의)

○ 일시 : ‘08. 5. 9(금)

○ 심의결과 : 합의안 원안 가결

※ 합의안에 대하여 법무․특허법인 다래(서울 강남구 소재) 자문결과 우리 도에 불리한 조항이 없다는 의견이 있었음.

□ “한진 제주워터” 상표 철회 관련 대화 후속조치

합의가 이루어질 경우

▣ 행정처분(경고) 해지 및 부정경쟁행위금지 가처분신청사건 취하(도)

▣ “제주워터” 상표 출원 명의변경(도)

▣ “한진 제주워터” 상표등록 출원 취하(한진)

▣ 한국공항(주) 먹는물관리법에 의한 먹는샘물 제품명 변경절차 이행

합의가 이루어지지 않을 경우

▣ “한진 제주워터” 상표 계속 사용에 따른 행정처분

○ 근  거 : 먹는물관리법 제37조(표시기준 위반)

○ 사  유

- 제품명변경 신고서를 반려하였음에도 계속 ‘한진 제주워터’ 상표 사용

○ 행정처분 : 영업정지 1차 15일, 2차 1월, 3차 2월, 4차 2.5월(총 6개월)

▣ 상표등록 출원에 따른 대응조치(특허청)

○ 1차 이의신청(3.5)이 받아들여지지 않을 경우 상표등록출원 공고기간(2개월간) 재차 이의신청(도, 개발공사, 하이디, 시민단체 등 공동대응)

○ 상표등록시 등록무효심판 청구(특허법원)

▣ 상표 및 도메인 가처분신청에 따른 대응조치

○ 가처분신청 승소시 상표 및 도메인 사용금지 조치 - (주)한진, (주)싸이버스카이

□ ‘제주워터’ 표장 출원

▣ 지리적 표시 단체표장(지리적표시 가능한 상품의 생산․제조 등을 영위하는 자의 단체 표장) 출원

○ 물산업 클러스터가 조성된 후 생산자 조합 등 구성 출원

▣ 업무표장(비영리목적의 업무를 표상하기 위한 표장) 출원 업그레이드 - 道

○ “제주워터, Jeju water" 디자인 업그레이드 제작 출원

참고자료

ꊱ 상표법에 의한 용어정의(제2조)

① 상    표

상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 것.(기호·문자·도형·입체적 형상·색채·홀로그램·동작 또는 이들을 결합한 것, 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것)

② 업무표장

영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 영위하는 자가 그 업무를 표상하기 위하여 사용하는 표장

③ 지리적 표시 단체표장

지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자만으로 구성된 법인이 직접 사용하거나 그 감독하에 있는 소속단체원으로 하여금 자기 영업에 관한 상품에 사용하게 하기 위한 단체표장

ꊲ 다른 기업이 “제주워터” 표지 사용시 법적, 행정적 조처 배경

○  우리도는 향후 다른 기업이 “제주워터” 표지를 사용할 경우 적극적으로 법적, 행정적 대응 조처를 취한다.

○ 한진그룹과의 협의에 있어 우리 도에서는 ‘제주워터’라는 문구의 상표를 사기업이 영리추구 목적으로 사용할 수 없도록 하는 대신, 우리 도가 업무표장으로 등록하여 제주지하수의 프리미엄 브랜드화를 뒷받침하는데 사용한다는 기본원칙을 관철시키고자 노력하였음.

○ 환경단체 및 일부 언론보도에서 본 조항이 독소조항이라고 주장하고 있으나 향후 물산업의 발전방향과 제3의 사기업의 “제주워터” 표지사용 시도까지도 염두에 두고 심사숙고 끝에 내린 결정이었음.

○ 공기업인 제주개발공사가 “제주워터”를 대표 브랜드로 하고, 삼다수 및 기능성 음료 등을 지정상품으로 등록하여 독점적으로 사용할 수도 있으나,

○ 향후 물산업 클러스터가 활성화되고, 제주개발공사를 포함한 다수의 국내외 기업들이 입주하여 다양한 제품(음료, 주류, 식품, 용암해수, 광천수, 화장품 등)을 생산하는 경우, “제주워터” 표지는 제주개발공사만이 독점 사용하는 것 보다 우리도의 지하수를 이용한 모든 제품에 부착․사용할 수 있도록 하는 것이 제주지하수의 글로벌 브랜드화 및 프리미엄 브랜드화 전략에 부합됨은 물론, “제주워터” 표지의 공익성을 더 높일 수 있을 것으로 판단하여 합의하게 되었음.

○ 이에 따라 우리 도에서는 지난 4. 11일 “제주워터”를 특허청에 업무표장으로 등록 출원하였으며, “제주워터” 업무표장 관리에 필요한 제반 사항을 마련하여 나갈 계획임

※ 다른 기업이 “제주워터” 상표를 사용하지 못할 경우 제주개발공사 의견

∙국내판매의 경우 “제주 삼다수”가 주지성․저명성 면에서 일반 소비자에게 널리 인식되어 “제주워터” 상표를 사용할 필요가 없으며, “제주 파인워터”, “제주 후레쉬 워터” 등 5종을 3. 26일 특허청에 상표등록 출원중임

∙해외 수출의 경우 “제주워터” 상표는 우리도의 업무표장을 사용할 경우, 명칭이 중복되기 때문에 “제주 미네랄워터”상표를 4. 18일 해외 9개국에 상표등록 출원중임.

ꊳ 합의안에 대한 의견(법무특허법인 다래)

▶ “향후 다른 기업이 “제주워터” 표지를 사용할 경우 적극적으로 법적, 행정적 대응 조처를 취한다“는 조항은 우리도가 상표권 또는 업무표장권을 취득한  “제주워터” 표지에 대해서는 그 권리자인 우리도의 입장에서 당연히 취할 수 있는 행위를 정한 것이기 때문에 그 자체로는 불리한 조항이라고 볼 수 없음.

▶ 합의안 중 비록 “표지”라는 표현을 사용하고 있지만, ‘상표’외에 업무표장, 지리적 표시 단체표장까지 모두 포괄하는 내용으로 보기 어려움.

▶ 또한 합의안 중 “제주워터” 표지를 제주개발공사를 포함한 다른 기업이 우리도의 방침에 따라 승인을 받을 경우 “제주워터” 표지 사용이 가능함.